北京銀行股份有限公司(下稱北京銀行)與知名企業家史玉柱旗下的巨人投資有限公司(下稱巨人公司)均是國內金融、投資領域具有相當高知名度的企業。如果兩家企業名稱同時出現，多數公眾應會認為是雙方間的業務合作。然而事實并非如此，2011年3月3日，巨人公司向北京銀行發出《關于北京銀行侵犯巨人投資有限公司“巨人”商標專用權之警告函》，才使得公眾了解到他們之間發生了一起商標糾紛。
隨后，雙方糾紛持續升級，先是北京銀行于2011年5月向北京市第一中級人民法院(下稱北京一中院)針對巨人公司提起確認不侵犯商標權之訴;巨人公司則反應快速，向法院進行答辯后，即另案向北京一中院起訴北京銀行侵犯其注冊商標專用權，并索賠500萬元。
“巨人”怒告“小巨人”
據巨人公司發出的《關于北京銀行侵犯巨人投資有限公司“巨人”商標專用權之警告函》中稱，其在商標分類第36類金融咨詢、銀行等服務上注冊了兩件“巨人”商標，分別于1994年11月和2011年1月被核準注冊，北京銀行則擅自將“小巨人”作為該行中小企業金融服務品牌使用多年。巨人公司認為北京銀行此舉構成對其“巨人”注冊商標專用權的侵犯。
記者了解到，北京銀行于2006年起向市場推出“小巨人”品牌中小企業成長融資方案，服務對象為不同類型的中小企業。根據北京銀行在訴訟階段出具的相關證據，2008年及2009年1月至5月，“小巨人”金融貸款發放總額超過700億元。針對巨人公司所指的商標侵權問題，北京銀行向北京一中院提起確認不侵權之訴時訴稱，其使用“小巨人”標識，系長期將之與“小巨人”圖形、“北京銀行”等商標或字號共同使用，基于銀行服務行業的特殊性，以及巨人公司未涉足銀行服務業，相關公眾不會將該標識與巨人公司“巨人”商標混淆，因此其并未侵權。
巨人公司則反駁稱，北京銀行推出“小巨人”金融服務后，在實際使用中均單獨使用“小巨人”標識，北京銀行網站上亦是采取類似“雙品牌”的方式展示“小巨人”標識。巨人公司認為北京銀行系已將“小巨人”作為商標進行使用，與其在先注冊的“巨人”商標構成使用在相同或類似服務上的近似商標，結合商標法相關規定，北京銀行無疑已構成侵權。
據巨人公司該案代理人張海燕介紹，在雙方尚未進入司法訴訟程序時，巨人公司曾主動聯系北京銀行協商解決此事，但北京銀行提起確認不侵權訴訟后，雙方的協商亦隨之中止。另據悉，北京銀行曾先后于2007年12月及2010年6月在銀行、分期付款的貸款等服務上申請過“小巨人”商標的注冊，但均被國家工商行政管理總局商標局以該商標與巨人公司注冊在先的“巨人”商標構成近似為由駁回。
“小巨人”一審獲勝
北京一中院受理兩案后，于2011年10月31日開庭將兩案合并進行了審理。據了解，法院根據巨人公司和北京銀行的涉案訴辯主張，將案件爭議焦點歸納為北京銀行在金融服務上使用“小巨人”標識的行為是否侵犯巨人公司對“巨人”注冊商標享有的專用權。
北京一中院經審理后認為，巨人公司是兩件“巨人”注冊商標的權利人，該兩件商標均被核準使用在銀行等相關金融服務上。北京銀行在向中小企業提供貸款服務等金融服務的過程中，以及在廣告宣傳、展覽等商業活動中使用“小巨人”標識的行為，目的在于使相關公眾通過“小巨人”標識來建立其所提供的金融服務與特定主體、服務內容和質量之間的聯系，屬于商標法意義上的商標使用行為，并且“小巨人”所使用的金融服務與巨人公司“巨人”注冊商標核準使用服務構成相同、類似服務。此外，北京一中院還認為，判定北京銀行使用“小巨人”商標的行為是否侵犯巨人公司“巨人”注冊商標專有權，關鍵在于判斷兩商標是否構成侵犯注冊商標專有權意義上的近似商標。
法院認為，在北京銀行使用的“小巨人”商標已建立了相對穩定的消費群體和市場格局，而“巨人”注冊商標與巨人公司之間在金融服務領域并未建立特定聯系的情況下，相關公眾不會將北京銀行“小巨人”品牌金融服務與巨人公司產生特定聯系，從而對服務來源產生誤認，故“小巨人”商標與“巨人”注冊商標并未構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標。據此，北京一中院一審判決駁回巨人公司的全部訴訟請求。
一審判決下達后，引起了社會各界和業內專家的關注和熱議。原中華商標協會秘書長曹中強在接受中國知識產權報記者采訪的時候闡述了其對該案的看法。他表示，如果在先注冊商標未實際使用，他人便可通過使用與其近似的商標，并在形成既定事實后就不會被追究侵權責任的結論成立，不僅違背了我國商標法所確定的“注冊原則/申請在先”的在先權利保護的基本原則，還會使得注冊商標權利人無法依據商標法申請注冊商標獲得在先權利保護，并以此來對抗在后申請的近似商標或擅自使用的侵權行為。具體到該案，判定“小巨人”與“巨人”共存是否足以引起相關公眾的混淆誤認，應以是否存在混淆誤認的可能性為判斷標準，否則巨人公司“巨人”商標權會被架空，其在先商標申請行為亦將變得毫無意義。
原中華商標協會專家委員會主任董葆霖也認為，我國商標法雖未規定商標必須注冊才能使用，但前提是不能侵犯他人在先的商標權，否則也可能會導致公眾的混淆誤認，北京銀行作為國內知名企業不應該出現類似情況，而且北京銀行如果最終無法取得“小巨人”注冊商標專用權，即使贏得此次訴訟，也不能排除將來再次被訴侵權的可能。董葆霖提醒，國內企業特別是一些大中型企業，一定要注重強化法律意識，對于自身新項目、新品牌的啟用，要做好前期調查論證，盡量避免與他人可能出現的法律糾紛。
二審結果難料
巨人公司不服上述一審判決結果，于今年3月26日向北京市高級人民法院提起上訴。據張海燕表示，一審判決并未對“巨人”和“小巨人”的商標標識是否近似進行比對，對兩商標共存是否易引起相關公眾的混淆與誤認的判定也未結合相關行業監管的實際情況和在先權利保護原則而進行正確的論證，而且巨人公司及其負責人史玉柱先生在國內金融界均享有極高的知名度，并投資、參股了多家金融機構，因此一審判決并未對所有涉案事實認定清楚。
5月17日，北京市高級人民法院開庭對該案進行了公開審理，庭審中雙方主要圍繞注冊商標保護是否以實際使用為前提等問題展開了辯論。北京銀行代理律師馬翔在庭審中陳述稱，判斷“小巨人”是否構成侵權，首先應判斷北京銀行使用“小巨人”的行為是否構成相關公眾的混淆誤認，如果不構成混淆誤認，即便近似也不應認定構成侵權。此外，北京銀行“小巨人”的貸款是特定的政策性貸款，并非所有貸款人都可以作為“小巨人”貸款服務的對象，因此在該情況下，相關公眾不可能產生誤認。
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本文標題：巨人商標專用權糾紛背后:誰動了誰的奶酪
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